——双合成“娘家”与贵州“娘家”商标异议答辩胜诉案回眸

郭守祥

　　如今，太原市街头星罗棋布的“娘家早餐点”，红红火火，既给大家提供了方便，又送来了温暖，受到市民广泛称赞。作为太原市政府的一项惠民工程，“娘家”品牌业已成为本土的一张亮丽名片。
　　二十多年前，太原双合成食品有限公司为取得“娘家”名称的商标专用权，曾与贵州娘家餐饮公司进行过一场“对簿公堂”的智慧博弈，今日回眸，仍历历在目。其中涉及的商标专业知识，对于企业实施品牌战略中的知识产权保护，具有很强的现实意义。现将案件原委忆述如下，供朋友们品鉴。
　　一、风波起因
　　太原双合成食品有限公司（下称答辩人）于2004年3月4日，就指定使用于国际商品分类第43类“娘家”商标（以下简称答辩商标）向商标局申请注册，经初步审定，并于总第1036期《商标公告》上公告，初步审定编号为3940867号。
　　我国新修订的《商标法》第三十二条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
　　贵州省贵阳娘家米汤餐饮管理咨询有限公司以“在先权利人与利害关系人”身份，基于其在先使用“娘家”商号（下称引证商标），对太原双合成申请注册“娘家”提出异议（下称异议人），太原双合成在法定期限内作出答辩。
　　二、事实与理由
　　（一）异议人主张“在先权利”的法律主体资格与现行企业登记管理法规之规定相悖；异议人与贵阳云岩娘家米汤饭店是两个没有任何交结的独立法律主体。
　　从异议人提供的营业执照（复印件）可知：2001年9月28日经贵阳市工商局登记注册的“贵阳云岩娘家米汤店”属于个体经营工商户，而异议人“贵阳娘家米汤餐饮管理咨询有限公司”则是依据《公司法》于2005年9月28日登记注册的企业法人。
　　异议人称：2004年3月9日以原法人陈小欧为申请人，向商标局申请了餐饮商标“娘家”的申请，编号为：3947714号（见《商标异议书》笫4、5行）。
　　由此证明，商标局正式受理太原双合成的“娘家”商标申请之后，贵阳市以“娘家”作为企业字号的使用人，还不是贵阳娘家米汤餐饮管理咨询公司。
　　依据我国当时企业登记变更的有关规定，还没有“个转企”的概念，个体工商户还不可能通过名称变更转换成有限公司。由此可知，贵阳云岩娘家米汤店，与异议人贵阳娘家米汤餐饮管理咨询公司之间，依然独立并存，不存在法定的承续关系（见异议人提供的营业执照）。所以，太原双合成恳请商标局对异议人主张企业“字号在先权”的主体资格进行审查。
　　太原双合成（答辩人）认为，异议人无权援引“贵阳云岩娘家米汤店”的“字号在先使用权”作为阻止答辩商标顺利注册的异议理由，其“移花接木”的伎俩，违反现行企业登记法规之规定，请商标局明鉴。
　　（二）异议人主张“在先使用权”的企业字号，在太原双合成“娘家”商标申请之前并不具有一定知名度，后来的宣传举措不能对抗答辩商标核准注册。
　　从异议人提供的相关证据知晓，异议人在贵州有关传媒宣传娘家品牌，最早始于2004年7月，（见《商标异议书》第二页倒数3、4行），而太原双合成的“娘家”商标已在2004年3月3日由商标局正式受理（见第1036期《商标公告》）。
　　由此可见，在异议人2004年7月至八月和2004年2月至年底实施宣传举措之前，贵阳云岩娘家米汤饭店仅仅是连贵阳人也不一定知晓的个体米汤小店。答辩人与异议人远隔万水千山，答辩人怎能知晓贵州省贵阳市有一个云岩娘家米汤店已经在先使用了“娘家”字号呢。
　　至于异议人所举的知名度证据，只是2004年7月之后的事实。即便由此形成了一定知名度，也无法证明太原双合成“娘家”商标申请之前，对方在先使用的“娘家”字号，已经具备了足以对抗答辩商标顺利注册的知名度。
　　三、“娘家”仅是极为普通的一般性词汇，其本身不具有独创性。
　　异议人称自己为“娘家”的创始人（见《商标异议书》第二页第1行），此话实在有点“狂”。“娘家”的词义指已婚女子自己父母的家。这大概是“男婚女嫁”开始就产生了一种称谓，创于何年，答辩人不敢断言，但绝不是2001年9月自“贵阳云岩娘家米汤店”工商登记之后才有之。
　　“娘家”作为一般性词汇，是早已进入公有领域的共有资源，任何人都可以依法定程序，在限定的地域或行业的产品上享用这种资源。
　　在我国企业注册登记与商标注册管理“双轨”并行的条件下，以相同词汇依法诚信使用于企业字号和商标的现象比比皆是。
　　我国商标注册采用的是“注册原则”，使用在先产生的并不是商标专用权。由“注册原则”产生的“申请在先”是一项确权原则，兼顾保护使用在先是一种例外救济。
　　异议人的《商标异议书》由专业的商标代理人代为撰写，上述常识理应通晓。然而，异议人却不顾基本事实和法律规定，故意强词夺理、含沙射影，似有恶意行使异议权利、干扰正常确权秩序之嫌，敬请商标局明察。
　　四、异议人所谓的“违反诚信、恶意抢注”的指控纯属臆断。
　　答辩人是山西太原的百年老店，中国烘焙业的“中华老字号”，连续五届“中华名牌月饼”称号的金牌企业，在相关群体中享有卓著声誉，是山西农业产业化龙头企业。董事长兼总经理赵光晋是省人大代表、全国三八红旗手、“五一劳动奖章”的获得者。
　　答辩人实施“娘家文化”的经营战略始于2000年的《世纪发展规划》。最早开发娘家系列产品为2001年1月，产品面世之初，即于2002年1月16日向商标局申请注册“娘家”商标，2003年3月28日核准，注册证号为第33069951号，指定商品为国际第30类的糕点、方便面等。之后，为实施娘家文化经营战略的需要，陆续将“娘家”“娘家红”“娘家乐”等多件近似商标分别注册于第29、30、32类的相关产品。
　　异议人成立于2005年9月28日，所引用的贵阳云岩娘家米汤饭店也成立于2001年9月18日。然而，答辩人早在2000年前就开始使用答辩商标，不仅早于异议人成立的时间，更早于异议人使用“娘家”字号的时间。因此，异议人所谓的“违反诚信”“恶意抢注”的指控不能成立。（见答辩人“商标受理通知书”复印件）。
　　2004年初，太原市政府立项投资9350万元人民币，实施《“娘家厨房”安全放心便民早餐工程》，答辩人以项目实施人全责启动，在市政府统一规划的500个社区网点到位后，可安置40、50下岗工人中的五千余人，并使太原市民的早餐服务提高到一个相当水平。
　　答辩人在国际第43类餐饮和流动饮食、供应等服务上申请注册答辩商标“娘家”，既是实施“娘家厨房”早餐工程的重要一环，亦是推进“娘家文化”经营战略的必然结果。
　　以上事实证明，答辩商标的申请注册，完全是基于答辩人长远经营战略的实际使用为目标的诚信运作，所谓违反诚信、恶意抢注的指控，纯属异议人臆断。
　　更值得关注的是：以一个连本地人都不知晓的个体米汤店的所谓“商号在先使用权”为借口，通过“移花接木”“混淆时间概念”等手法编造所谓的异议理由，企图阻止答辩人正当使用普通词汇作为商标注册的行径，确有恶意行使异议权之嫌。
　　若以并不具有知名度的“在先商号权”的为由，撤销答辩人“娘家”商标的初步审定公告，不仅会对为“娘家厨房”早餐工程付出巨大努力的答辩人造成重大损失，也会给恶意异议者以可乘之机。
　　五、商标局的裁定结果
　　经商标局审理认为：异议人称被异议人抢注其在先使用的“娘家”商标及侵犯其商号权证据不足。依据《商标法》第三十三条规定，裁定：异议人所提异议理由不成立，第3940867号“娘家”商标予以核准注册。（可搜索2009年2月16日商标局第22155号《“娘家”商标异议裁定书》）
　　综上所述，这是商标确权程序中一件典型的异议案，其博弈的焦点，不仅牵涉出对异议人主体资格合法性的质疑，亦涉及太原双合成是否属恶意抢注“娘家”商标、是否对“在先商号权”构成侵害的问题，还涉及对贵州“娘家”是否构成“经过使用并获得一定影响的未注册商标”的认定。本案涉及的既有法律范畴的常识，也有实战经验的运用，很值得品牌创建者和从事知识产权实务的朋友们玩味。

作者系山西资深实战派品牌专家